Une marque de commerce est généralement un mot, une phrase, un symbole ou un dessin, ou une combinaison de ces éléments, qui identifie et distingue la source des produits d’une partie de ceux des autres. Une marque de service est la même qu’une marque de commerce, sauf qu’elle identifie et distingue la source d’un service plutôt que des produits. Les termes « marque de commerce » ou « marque » sont couramment utilisés pour désigner à la fois des marques de commerce et des marques de service. Bien que l’enregistrement fédéral d’une marque ne soit pas obligatoire, il présente plusieurs avantages, notamment la notification au public de la revendication de propriété de la marque par le titulaire, une présomption légale de propriété à l’échelle nationale et le droit exclusif d’utiliser la marque sur ou en relation avec les produits et / ou services énumérés dans l’enregistrement.
Le processus d’enregistrement d’une marque est une procédure judiciaire qui vous oblige à agir dans des délais spécifiques. Pour en savoir plus sur le processus, consultez la page Notions de base sur les marques de commerce et le livret Faits de base sur les marques de commerce.
Combien de temps dure un enregistrement de marque?
Un enregistrement de marque peut rester en vigueur pour des périodes de dix ans consécutives potentiellement illimitées tant que le propriétaire satisfait aux exigences légales en matière de maintien et de renouvellement après l’enregistrement et dépose en temps opportun tous les documents nécessaires. Le titulaire doit déposer une « Déclaration d’utilisation » entre la cinquième et la sixième année suivant l’enregistrement, attestant de la poursuite de l’utilisation ou de la non-utilisation excusable de la marque sur ou en relation avec les produits et / ou services dans l’enregistrement. En outre, le titulaire doit déposer une Déclaration combinée d’Utilisation (ou de Non-Utilisation excusable) et une Demande de renouvellement entre la neuvième et la dixième année suivant l’enregistrement, et tous les 10 ans par la suite, attestant de la poursuite de l’utilisation ou de la non-utilisation excusable de la marque sur ou en relation avec les produits et /ou services dans l’enregistrement et demandant de renouveler l’enregistrement. Si ces documents ne sont pas déposés en temps opportun, l’inscription expirera ou sera annulée et ne pourra pas être rétablie ou rétablie. Pour plus d’informations, y compris les différentes exigences de renouvellement pour les enregistrements basés sur le Protocole de Madrid, voir Maintenir/renouveler un enregistrement.
Que se passe-t-il si l’enregistrement de la marque a expiré ou a été annulé?
Même si l’enregistrement d’une marque expire ou est annulé, le propriétaire de la marque peut continuer à avoir des droits de « common law » sur la marque. L’enregistrement fédéral ne crée généralement pas de droits sur une marque, mais confère plutôt des avantages et des protections en plus des droits établis par la common law. Les droits de common law découlent de l’utilisation réelle d’une marque pour des produits ou des services particuliers et peuvent permettre à l’utilisateur de Common law de contester avec succès l’utilisation d’une autre partie devant les tribunaux.
Comment savoir si je suis en infraction ?
Pour appuyer une plainte en contrefaçon de marque déposée devant un tribunal, le demandeur doit prouver qu’il possède une marque valide, qu’elle a priorité (ses droits sur la ou les marques sont « supérieurs » à ceux du défendeur) et que la marque du défendeur est susceptible de semer la confusion dans l’esprit des consommateurs quant à la source ou au parrainage des produits ou services offerts sous les marques des parties. Lorsqu’un demandeur est titulaire d’un enregistrement fédéral de marque sur le Registre principal, il existe une présomption légale de la validité et de la propriété de la marque ainsi que du droit exclusif d’utiliser la marque à l’échelle nationale sur ou en relation avec les produits ou services énumérés dans l’enregistrement. Ces présomptions peuvent être réfutées dans la procédure judiciaire.
En règle générale, le tribunal examinera les éléments de preuve portant sur divers facteurs pour déterminer s’il existe un risque de confusion chez les consommateurs. Les principaux facteurs pris en compte dans la plupart des cas sont le degré de similitude entre les marques en cause et la question de savoir si les produits et/ou services des parties sont suffisamment liés pour que les consommateurs supposent (à tort) qu’ils proviennent d’une source commune. D’autres facteurs que les tribunaux prennent généralement en compte comprennent comment et où les produits ou services des parties sont annoncés, commercialisés et vendus; les conditions d’achat; la gamme d’acheteurs potentiels des produits ou services; s’il existe des preuves de confusion réelle causée par la marque prétendument contrefaite; l’intention du défendeur d’adopter sa marque; et la force de la marque du demandeur.
Les facteurs particuliers pris en compte dans une détermination du risque de confusion, ainsi que la pondération de ces facteurs, varient d’un cas à l’autre. Et la quantité et la qualité des preuves impliquées peuvent avoir un impact significatif sur l’issue d’une action en contrefaçon.
En plus de prétendre à un risque de confusion, un propriétaire de marque peut prétendre à une « dilution » de la marque, affirmant qu’il possède une marque célèbre et que l’utilisation de votre marque diminue la force ou la valeur de la marque du propriétaire de la marque en « brouillant » le caractère distinctif de la marque ou en « ternissant » l’image de la marque en la reliant à quelque chose de désagréable ou de répréhensible – même s’il n’y a pas de risque de confusion.
Un AMÉRICAIN expérimenté- l’avocat en marques agréé, en tenant compte des circonstances particulières de votre cas, devrait être en mesure de vous donner un avis sur la validité et la force des revendications du propriétaire de la marque.
Comment puis-je contester un enregistrement ou une demande de marque?
Plusieurs options existent pour contester l’enregistrement ou la demande de marque d’une autre partie, en fonction des circonstances particulières et des motifs de contestation:
- Vous pouvez contester un enregistrement de marque délivré par l’USPTO en déposant une requête en annulation de l’enregistrement auprès de la Commission d’appel de l’Essai des marques & (TTAB).
- Vous pouvez contester une demande d’enregistrement de marque auprès de l’USPTO en déposant une opposition auprès du TTAB dans les 30 jours suivant sa publication au Journal officiel.
- Vous pouvez intenter une action en jugement déclaratoire, demandant à un tribunal de déclarer que votre marque n’enfreint pas la marque du propriétaire de la marque et / ou que la marque du propriétaire de la marque est invalide.
- Si vous êtes déjà défendeur dans une action en contrefaçon, vous pouvez faire valoir une « défense affirmative » et / ou une demande reconventionnelle contre le demandeur contestant la validité de la marque du demandeur.
Encore une fois, un avocat agréé aux États-Unis avec une expertise en marques de commerce peut vous conseiller sur les différentes options disponibles pour contester les enregistrements et les demandes de marques de commerce. Veuillez consulter la rubrique » Ai-je besoin d’un avocat? » section pour plus d’informations.
Liens connexes
Ressources et glossaire des termes de marques de commerce
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Sources
McCarthy sur les marques de commerce & Concurrence déloyale (4e éd. 2014)
Manuel de procédure d’examen des marques (Avr. 2014)
Manuel de procédure de la Commission de première instance et d’appel des marques de commerce (juin 2013)
Faits de base sur les marques de commerce (2020)
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