Un marchio è generalmente una parola, una frase, un simbolo o un disegno, o una combinazione di questi elementi, che identifica e distingue la fonte dei beni di una parte da quelli degli altri. Un marchio di servizio è lo stesso di un marchio, tranne che identifica e distingue l’origine di un servizio piuttosto che i beni. I termini “marchio” o “marchio” sono comunemente usati per riferirsi a marchi e marchi di servizio. Sebbene la registrazione federale di un marchio non sia obbligatoria, presenta diversi vantaggi, tra cui l’avviso al pubblico della rivendicazione del dichiarante di proprietà del marchio, una presunzione legale di proprietà a livello nazionale e il diritto esclusivo di utilizzare il marchio su o in connessione con i beni e/o i servizi elencati nella registrazione.
Il processo di registrazione del marchio è un procedimento legale che richiede di agire entro scadenze specifiche. Per saperne di più sul processo nella pagina Nozioni di base sui marchi e all’interno dei fatti di base sui marchi libretto.
Quanto dura la registrazione di un marchio?
Una registrazione del marchio può rimanere in vigore per periodi di dieci anni consecutivi potenzialmente illimitati, purché il proprietario soddisfi i requisiti legali per la manutenzione e il rinnovo post-registrazione e archivi tempestivamente tutti i documenti necessari. Il proprietario deve presentare una” Dichiarazione d’uso ” tra il quinto e il sesto anno successivo alla registrazione, attestante l’uso continuato o il mancato uso scusabile del marchio su o in connessione con i prodotti e/o servizi nella registrazione. Inoltre, il proprietario deve presentare una Dichiarazione d’uso combinata (o non uso scusabile) e una Domanda di rinnovo tra il nono e il decimo anno dopo la registrazione e ogni 10 anni successivi, attestando l’uso continuato o il non uso scusabile del marchio su o in relazione ai prodotti e/o servizi nella registrazione e chiedendo di rinnovare la registrazione. Se questi documenti non vengono archiviati tempestivamente, la registrazione scadrà o verrà annullata e non potrà essere ripristinata o ripristinata. Per ulteriori informazioni, compresi i diversi requisiti di rinnovo per le registrazioni basate sul protocollo di Madrid, vedere Mantenere / rinnovare una registrazione.
Cosa succede se la registrazione del marchio è scaduta o è stata annullata?
Anche se la registrazione di un marchio scade o viene annullata, il proprietario del marchio può continuare ad avere diritti di “common law” nel marchio. Registrazione federale in genere non crea diritti in un marchio, ma piuttosto conferisce benefici e protezioni in aggiunta ai diritti stabiliti dalla common law. I diritti di diritto comune derivano dall’uso effettivo di un marchio per determinati beni o servizi e possono consentire all’utente di diritto comune di contestare con successo l’uso di un’altra parte in tribunale.
Come faccio a sapere se sto violando?
Per sostenere una richiesta di violazione del marchio in tribunale, un attore deve dimostrare di possedere un marchio valido, di avere la priorità (i suoi diritti sul marchio sono “superiori” a quelli del convenuto) e che il marchio del convenuto potrebbe causare confusione nella mente dei consumatori sulla fonte o la sponsorizzazione dei prodotti o dei servizi offerti sotto i marchi delle parti. Quando un attore possiede una registrazione federale del marchio sul registro principale, vi è una presunzione legale della validità e della proprietà del marchio, nonché del diritto esclusivo di utilizzare il marchio a livello nazionale su o in connessione con i beni o servizi elencati nella registrazione. Queste presunzioni possono essere confutate nel procedimento giudiziario.
In generale, la corte prenderà in considerazione prove riguardanti vari fattori per determinare se esiste un rischio di confusione tra i consumatori. I fattori chiave presi in considerazione nella maggior parte dei casi sono il grado di somiglianza tra i marchi in questione e il fatto che i prodotti e/o servizi delle parti siano sufficientemente correlati da consentire ai consumatori di presumere (erroneamente) che provengano da una fonte comune. Altri fattori che i tribunali considerano tipicamente includono come e dove i beni o i servizi delle parti sono pubblicizzati, commercializzati e venduti; le condizioni di acquisto; la gamma di potenziali acquirenti dei beni o dei servizi; se vi è alcuna prova di effettiva confusione causata dal marchio presumibilmente violato; l’intento del convenuto nell’adottare il suo marchio; e la forza del marchio del querelante.
I fattori particolari considerati nella determinazione del rischio di confusione, così come la loro ponderazione, variano da caso a caso. E la quantità e la qualità delle prove coinvolte possono avere un impatto significativo sull’esito di una causa per violazione.
Oltre a rivendicare la probabilità di confusione, un proprietario del marchio può rivendicare il marchio “diluizione”, affermando che possiede un marchio famoso e l’uso del marchio diminuisce la forza o il valore del marchio del proprietario del marchio “offuscando” il carattere distintivo del marchio o “appannando” l’immagine del marchio collegandolo a qualcosa di sgradevole o discutibile-anche se non vi è alcuna probabilità di confusione.
Un esperto degli Stati Uniti.- l’avvocato di marchio autorizzato, prendendo in considerazione le circostanze particolari del tuo caso, dovrebbe essere in grado di fornirti un parere sulla validità e la forza delle rivendicazioni del proprietario di un marchio.
Come posso contestare una registrazione o una domanda di marchio?
Esistono diverse opzioni per contestare la registrazione o la domanda di marchio di un’altra parte, a seconda delle circostanze e dei motivi particolari per contestare:
- Puoi contestare una registrazione del marchio rilasciata dall’USPTO presentando una petizione per annullare la registrazione con il Processo del marchio & Appeal Board (TTAB).
- È possibile contestare una domanda di registrazione del marchio presso l’USPTO presentando un’opposizione al TTAB entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
- È possibile presentare una causa di giudizio dichiarativo, chiedendo a un tribunale di dichiarare che il marchio non viola il marchio del proprietario del marchio e/o che il marchio del proprietario del marchio non è valido.
- Se sei già un convenuto in una causa per violazione, puoi far valere una “difesa affermativa” e/o una domanda riconvenzionale contro l’attore che contesta la validità del marchio dell’attore.
Ancora una volta, un avvocato con licenza statunitense con esperienza di marchio può aiutarti a consigliarti sulle varie opzioni disponibili per sfidare le registrazioni e le applicazioni dei marchi. Si prega di vedere il “Ho bisogno di un avvocato?”sezione per ulteriori informazioni.
Link correlati
Risorse e glossario dei termini del marchio
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Fonti
McCarthy sui marchi & Concorrenza sleale (4a ed. 2014)
Manuale del marchio di procedura di esame (Apr. 2014)
Trademark Trial and Appeal Board Manuale di procedura (giugno 2013)
Fatti di base sui marchi (2020)
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