Una marca comercial es generalmente una palabra, frase, símbolo o diseño, o una combinación de estos elementos, que identifica y distingue la fuente de los productos de una parte de los de otras. Una marca de servicio es lo mismo que una marca de fábrica o de comercio, salvo que identifica y distingue la fuente de un servicio y no de un producto. Los términos «marca comercial» o «marca» se utilizan comúnmente para referirse tanto a marcas comerciales como a marcas de servicio. Aunque el registro federal de una marca no es obligatorio, tiene varias ventajas, incluida la notificación al público de la reclamación del titular de la propiedad de la marca, una presunción legal de propiedad a nivel nacional y el derecho exclusivo de usar la marca en los productos y/o servicios enumerados en el registro o en relación con ellos.
El proceso de registro de marca es un procedimiento legal que requiere que usted actúe dentro de plazos específicos. Lea más sobre el proceso en la página de Fundamentos de marcas comerciales y en el folleto de Datos básicos sobre Marcas comerciales.
¿Cuánto dura el registro de una marca?
Un registro de marca puede permanecer en vigor por períodos consecutivos de diez años potencialmente ilimitados, siempre que el propietario cumpla con los requisitos legales para el mantenimiento y la renovación posteriores al registro y presente oportunamente todos los documentos necesarios. El titular debe presentar una «Declaración de Uso» entre el quinto y el sexto año siguiente al registro, que certifique el uso continuado o el no uso excusable de la marca en los productos y/o servicios incluidos en el registro o en relación con ellos. Además, el propietario debe presentar una Declaración de Uso (o No Uso Excusable) combinada y una Solicitud de Renovación entre el noveno y el décimo año después del registro, y cada 10 años a partir de entonces, que certifique el uso continuado o no uso excusable de la marca en los productos y/o servicios en el registro o en relación con ellos y solicite la renovación del registro. Si estos documentos no se presentan a tiempo, la inscripción caducará o se cancelará y no se podrá revivir ni restablecer. Para obtener más información, incluidos los diferentes requisitos de renovación para los registros basados en el Protocolo de Madrid, consulte Mantener/Renovar un Registro.
¿Qué pasa si el registro de marca ha caducado o se ha cancelado?
Incluso si el registro de una marca expira o se cancela, el propietario de la marca puede seguir teniendo derechos de «common law» sobre la marca. Por lo general, el registro federal no crea derechos sobre una marca, sino que confiere beneficios y protecciones además de los derechos establecidos por el common law. Los derechos de Common law surgen del uso real de una marca para productos o servicios particulares y pueden permitir al usuario de common law impugnar con éxito el uso de otra parte en los tribunales.
¿Cómo sé si estoy infringiendo la ley?
Para apoyar una demanda de infracción de marca en un tribunal, el demandante debe demostrar que posee una marca válida, que tiene prioridad(sus derechos sobre la marca o marcas son «superiores» a los del demandado) y que es probable que la marca del demandado cause confusión en la mente de los consumidores sobre la fuente o el patrocinio de los productos o servicios ofrecidos bajo las marcas de las partes. Cuando un demandante es propietario de un registro federal de marca en el Registro Principal, existe una presunción legal de la validez y propiedad de la marca, así como del derecho exclusivo de usar la marca en todo el país en los productos o servicios enumerados en el registro o en relación con ellos. Estas presunciones pueden ser refutadas en los procedimientos judiciales.
En general, el tribunal considerará pruebas que aborden varios factores para determinar si existe probabilidad de confusión entre los consumidores. Los factores clave considerados en la mayoría de los casos son el grado de similitud entre las marcas en cuestión y si los productos y/o servicios de las partes están lo suficientemente relacionados como para que los consumidores puedan suponer (erróneamente) que proceden de una fuente común. Otros factores que los tribunales suelen considerar incluyen cómo y dónde se anuncian, comercializan y venden los productos o servicios de las partes; las condiciones de compra; la gama de posibles compradores de los productos o servicios; si hay alguna evidencia de confusión real causada por la marca supuestamente infractora; la intención del demandado de adoptar su marca; y la fuerza de la marca del demandante.
Los factores particulares considerados en una determinación de probabilidad de confusión, así como la ponderación de esos factores, varían de un caso a otro. Y la cantidad y calidad de la evidencia involucrada puede tener un impacto significativo en el resultado de una demanda por infracción.
Además de reclamar probabilidad de confusión, el propietario de una marca comercial puede reclamar «dilución» de la marca comercial, afirmando que posee una marca famosa y el uso de su marca disminuye la fuerza o el valor de la marca del propietario de la marca comercial al «difuminar» el carácter distintivo de la marca o «empañar» la imagen de la marca al conectarla con algo desagradable u objetable, incluso si no hay probabilidad de confusión.
Un experimentado ESTADOUNIDENSE- un abogado de marcas con licencia, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de su caso, debe poder brindarle una opinión sobre la validez y la fuerza de las reclamaciones del propietario de una marca comercial.
¿Cómo puedo impugnar un registro o solicitud de marca?
Existen varias opciones para impugnar el registro o la solicitud de marca de otra parte, dependiendo de las circunstancias particulares y los motivos para impugnar:
- Puede impugnar un registro de marca emitido por la USPTO presentando una petición para cancelar el registro ante la Junta de Apelación de Prueba de Marca & (TTAB).
- Puede impugnar una solicitud de registro de marca en la USPTO presentando una oposición ante el TTAB dentro de los 30 días siguientes a su publicación en el Boletín Oficial.
- Puede presentar una demanda judicial declaratoria, solicitando a un tribunal que declare que su marca no infringe la marca del propietario de la marca comercial y/o que la marca del propietario de la marca comercial no es válida.
- Si ya es demandado en una demanda por infracción, puede hacer valer una «defensa afirmativa» y / o una reconvención contra el demandante que impugna la validez de la marca comercial del demandante.
De nuevo, un abogado con licencia de los Estados Unidos con experiencia en marcas puede ayudarlo a asesorarlo sobre las diversas opciones disponibles para impugnar registros y solicitudes de marcas. Por favor, consulte la sección » ¿Necesito un abogado?»sección para más información.
Enlaces relacionados
Recursos y Glosario de Términos de Marcas
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Fuentes
McCarthy sobre Marcas & Competencia Desleal (4a ed. 2014)
Manual de Procedimiento de Examen de Marcas (Apr. 2014)
Manual de Procedimiento de la Junta de Apelaciones y Juicios sobre Marcas (Junio de 2013)
Datos básicos sobre Marcas (2020)
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